Сделки с объектами промышленной собственности: законодательное регулирование и правоприменительная практика
В соответствии с Парижской конвенцией об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. объектами промышленной собственности (далее - ОПС) являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения. Возможность этих объектов порой иметь значительную стоимость не вызывает сомнений.
Действительно, актуальным является вопрос: как заработать на своей интеллектуальной собственности? Рецепт, предлагаемый американскими авторами Александром Полторак и Полом Лернером, достаточно прост: «Существуют три способа заработать на любой собственности: продать ее, сдать ее в аренду, использовать ее. Выбор зависит от того, какой подход или их комбинация обеспечит большую отдачу»*.
В настоящей статье рассмотрены наиболее часто встречающиеся на практике сделки с ОПС. Речь идет о договорах уступки и лицензионных договорах, предусмотренных п. 5 ст. 10, п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ (далее - Патентный закон) и ст. 25, 26 Закона РФ о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров (далее - Закон о товарных знаках). Следует оговориться, что фирменное наименование является достаточно специфичным объектом. Оно может быть отчуждено только в составе предприятия (ст. 132 ГК) либо предоставлено в пользование по договору коммерческой концессии (глава 54 ГК).
В соответствии с принципом свободы договора граждане и юридические лица правомочны заключать договоры как предусмотренные, так и не предусмотренные законодательством, а также договоры, содержащие элементы различных договоров, закрепленных законодательством (смешанные договоры). Свобода выбора условий договора ограничена только случаями, когда их содержание предписано законом или иными правовыми актами (ст. 421 ГК). При этом договоры уступки и лицензионные договоры могут по аналогии закона строиться по различным договорным моделям обязательственного права.
Договор уступки. Уступка объектов промышленной собственности может строиться по трем моделям: 1) купли-продажи, 2) мены и 3) дарения. Очевидно, что купля-продажа ОПС является универсальным способом их коммерциализации. Обмен ОПС на какое-либо встречное предоставление, за исключением денег, может более соответствовать интересам сторон в конкретной ситуации. Дарение ОПС ввиду безвозмездного характера договора не может быть отнесено к их коммерциализации, а также имеет законодательно ограниченное применение (ст. 575 ГК запрещает дарение на сумму, превышающую 5 МРОТ, в отношениях между коммерческими организациями).
Лицензионный договор. Это, по сути, сделка и правоотношение по предоставлению лицензии, урегулированные нормами гражданского права. Лицензия (от лат. licentia - свобода, правомочие, власть) - разрешение на совершение определенных действий, выдаваемое уполномоченным лицом (лицензиаром) юридическим и физическим лицам (лицензиатам), в отсутствие которого совершение таких действий признается неправомерным. При этом Патентный закон в зависимости от объема передаваемых прав выделяет договоры исключительной и неисключительной лицензии. На практике такая дифференциация применяется и в лицензионных договорах на использование товарного знака (знака обслуживания).
Лицензионные договоры по предоставлению прав на ОПС обычно строятся по двум моделям: аренды и безвозмездного пользования (ссуды). При этом дополнительно могут быть введены элементы мены: лицензионным договором предусматривается взаимное предоставление прав на использование принадлежащих каждой из сторон охраняемых ОПС (кросс-лицензионный договор). Данная модель используется, например, в ситуации, когда одной стороной был получен патент, не обладающий патентной чистотой по отношению к патенту другой стороны, однако при этом существует заинтересованность последней в использовании такого патента. Безвозмездная лицензия может быть выдана только в отношении товарного знака (знака обслуживания). При этом существуют определенные законодательные ограничения: коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов управления или контроля (п. 2 ст. 690 ГК).
Существенные условия. Согласно п. 1 ст. 432 ГК договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в соответствующих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлении одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Итак, во-первых, стороны должны согласовать предмет договора. На наш взгляд, обоснованным является мнение В.В. Витрянского согласно которому «предмет договора представляет собой действия (или бездействие), которые должна совершить обязанная сторона (или воздержаться от их совершения)»**. Таким образом, недостаточно указать номер охранного документа, помимо этого необходимо обозначить права и обязанности сторон так, как это предписано законом для соответствующего вида договора.
Во-вторых, должны быть согласованы условия, названные в законе или иных правовых актах как существенные. Применительно к договорам уступки и лицензионным договорам законодательство таковых не предусматривает.
В-третьих, должны быть согласованы условия, необходимые договоров данного вида. Эти условия следует рассмотреть подробнее. По нашему мнению, цена (или иной вид встречного предоставления) является существенным условием любого возмездного договора уступки или лицензионного договора. Такое положение обусловлено уникальной природой ОПС (как, впрочем, и объектов авторского права). Поэтому в сфере оборота ОПС не может применяться правило определения цены, когда в возмездном договоре она не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора. Согласно п. 3 ст. 424 ГК в таком случае исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Применительно к лицензионному договору, касающемуся предоставления прав на изобретение, полезную модель либо промышленный образец, предусмотрена обязанность лицензиата вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором. Поэтому такой договор может быть только возмездным.
Что касается лицензионного договора на использование товарного знака (знака обслуживания), то такой договор может быть и безвозмездным. Однако, если об этом не будет указано в договоре и не будет установлена цена (или иной вид встречного предоставления), в силу презумпции возмездноести договора он не будет считаться заключенным. Согласно абз. 2 ст. 26 Закона о товарных знаках лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет контролировать выполнение этого условия. Названное условие также является существенным, но обусловлено уже не спецификой любых договоров, касающихся ОПС, а исключительно спецификой лицензионных договоров на использование товарного знака. Спецификой лицензионных договоров в области патентного права обусловлено еще одно существенное их условие: необходимо согласовывать объем предоставляемых прав, для чего достаточно решить в договоре вопрос о виде предоставляемой лицензии.
В-четвертых, существенными являются условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Следует согласиться с мнением М. И. Брагинского и В. В. Витрянского, согласно которому «никаких других условий, кроме существенных, в договоре быть не может»***. При этом, если стороны использовали институт предварительного договора, это положение будет справедливо только для такого договора. Любое условие основного договора, дополняющее или изменяющее условия, зафиксированные в предварительном, утрачивает значение существенного****.
Государственная регистрация. В силу п. 5 ст. 10, п. 5 ст. 13 Патентного закона, ст. 26 Закона о товарных знаках договоры уступки и лицензионные договоры подлежат регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и без такой регистрации считаются недействительными. Процедура регистрации регламентируется Правилами регистрации договоров, утвержденными приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. № 64 (с изм. от 11 декабря 2003 г.).
На сегодняшний день сложилась определенная правоприменительная практика регистрирующего органа. Так, на сайте Роспатента размещены Краткие разъяснения по процедуре регистрации договоров об уступке патента РФ и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца. В них, в частности, указано, что подаваемые на регистрацию договоры должны содержать «размер вознаграждения (или положение, подтверждающее наличие договоренности в этом отношении)». На наш взгляд, данная позиция содержит две неточности. Во-первых, в рассматриваемых договорах, как уже было сказано, встречное предоставление может производиться не только путем выплаты определенной денежной суммы, но и путем иных действий (поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, встречного предоставления прав и т. д.). Во-вторых, в соответствии с указанной позицией регистрируются договоры, содержащие условие о том, что «размер выплачиваемого вознаграждения устанавливается дополнительным соглашением». Если у сторон, являющихся коммерческими организациями, не было намерений заключать подобное соглашение, налицо притворная сделка, фактически прикрывающая договор дарения или безвозмездного пользования. Если же стороны действительно заключили такое дополнительное соглашение, но не представили его на регистрацию в Роспатент, для них могут наступить определенные негативные последствия. Дело в том, что в силу ст. 434 ГК договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Договоры, касающиеся ОПС, как уже говорилось, подлежат обязательной государственной регистрации. Соглашение, устанавливающее размер вознаграждения (существенное условие договора) является его неотъемлемой частью. Согласно п. 1 ст. 165 ГК в случаях, установленных законом, несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность, сделка считается ничтожной (в нашем случае «законом» являются Патентный закон и Закон о товарных знаках). Таким образом, в рассматриваемой ситуации соглашение, устанавливающее размер вознаграждения, будет ничтожным, и, как следствие, сам договор будет считаться незаключенным, поскольку не согласовано его существенное условие. Думается, что такой итог может явиться полной неожиданностью, по крайней мере, для одной из сторон. Дополним картину тем обстоятельством, что правопреемник (лицензиат) использовал переданный ОПС, однако выплаты вознаграждения не производил...
Как считает В. Н. Евдокимова: «В судебной практике, преимущественно в практике арбитражных судов, отмечается устойчивая тенденция роста числа споров о признании сделок недействительными с применением последствий ничтожных сделок... нередко этот способ защиты используется недобросовестной стороной в целях избежания ответственности в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора»*****. Однако сложившуюся судебную практику в данной области нельзя признать удовлетворительной. Так, Арбитражный суд Северо-западного округа в постановлении от 8 апреля 2002 г. по делу № А56-16500/01 указал, что цена не является существенным условием лицензионного договора на использование товарного знака, сделав ссылку на п. 3 ст. 423 ГК. Ошибочность данного подхода была уже рассмотрена. В свою очередь, Президиум ВАС РФ в постановлении от 10 апреля 2002 г. по делу № 9912/01 указал, что в случае признания лицензионного договора недействительным суду необходимо рассмотреть исковое требование о признании недействительным решения Роспатента о регистрации договора . По нашему мнению, если в суде при рассмотрении в порядке искового производства спора между сторонами возник вопрос о действительности договора уступки или лицензионного договора, Роспатент должен вступить в процесс в качестве третьего лица, а не в качестве ответчика.
Подводя итоги, можно констатировать, что договоры уступки и лицензионные договоры урегулированы законодательством очень схематично. С одной стороны, это открывает для сторон широкие возможности по выбору таких условий договора, которые отвечали бы их интересам в максимальной степени. С другой стороны, указанные сделки осложнены государственной регистрацией. Эти особенности в сочетании с неустоявшейся и пока далекой от совершенства правоприменительной практикой могут приводить к определенным негативным последствиям, что делает коммерциализацию исключительных прав достаточно рискованным бизнесом. Поэтому с целью минимизации рисков заинтересованным лицам можно рекомендовать воспользоваться услугами профессионалов в сфере интеллектуальной собственности.
* Полторак А. Лернер П. Основы интеллектуальной собственности. М., 2004, С. 89.
** Цит. по: Евдокимова В.Н. Передача технологий: правовое регулирование и правоприменительная практика. М., 2001. С. 52. *** Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. М., 2003. С. 302.
**** Там же. С. 233.
*****Евдокимова В.Н. Указ. Соч. С. 141.